«НОУ-ХАУ» - проблемы и пути решения

«НОУ-ХАУ» - это самый загадочный результат интеллектуальной деятельности, который, хоть и закреплен в гражданском кодексе, но на практике вызывает больше вопросов, чем любой иной охраняемый объект.

Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

Обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений.

Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом, в том числе, заключая с иными лицами лицензионные договоры, когда одна сторона – обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах.

Договор должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение данного требования влечет недействительность договора.

Вот с этого момента и начинаются основные вопросы: как описать секрет в договоре, при этом, дать понять, что он имеет действительную коммерческую ценность и неизвестен третьим лицам?

Правообладатель, чтобы снизить риски утраты «секрета производства» может, к примеру, раскрыть в цифровом выражении количество заключенных аналогичных договоров с подтверждением успешности их реальной работы; или заключить с потенциальным лицензиатом агентский договор, как аналог трудового с испытательным сроком, чтобы лицо немного изнутри узнало часть секретов; или заключить договор опциона, как аналог предварительного договора, с обязательством последующего заключения договора на тех же условиях с установлением неустойки при отказе от заключения и т.д.

Указанные способы минимизируют риски судебных споров о недействительности договора в связи с недостаточностью описания предмета договора о передаче «ноу-хау».

Только после заключения договора с обладателем прав на «ноу-хау» и началом его самостоятельного использования лицензиат сможет полностью понять насколько полученная им по этому договору информация, действительно будет иметь для него ценность. Тогда у него может появиться ощущение обмана – ведь информация, как может показаться, не является ценной или не будет приносить желаемый доход в коммерческой деятельности ?!

Не следует сразу прибегать к защите своих прав путем попыток признания в судебном порядке договора недействительным в силу заблуждения или обмана.

Заблуждение предполагается достаточно существенным, в частности если

- сторона допустила очевидные оговорку, описку, опечатку и т.п.;

- сторона заблуждается в отношении предмета сделки, в частности таких его качеств, которые в обороте рассматриваются как существенные;

- сторона заблуждается в отношении природы сделки;

- сторона заблуждается в отношении лица, с которым она вступает в сделку, или лица, связанного со сделкой;

- сторона заблуждается в отношении обстоятельства, которое она упоминает в своем волеизъявлении или из наличия которого она с очевидностью для другой стороны исходит, совершая сделку.

Обманом считается намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых лицо должно было сообщить при той добросовестности, какая от него требовалась по условиям оборота.

Сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана недействительной, только если обстоятельства, относительно которых потерпевший был обманут, находятся в причинной связи с его решением о заключении сделки. При этом подлежит установлению умысел лица, совершившего обман.

При доказывании заблуждения в существе сделки или обмана именно истец обязан будет представить в суд доказательства того, что ответчиком в отношении него были совершены действия, которые не позволили ему принять обоснованное решение, повлияли на его волю (порок воли).

Не будет считаться обманом тот факт, что истец не понимает существа охраняемого результата интеллектуальной деятельности – «ноу-хау».

Не примет суд устные заверения, выраженные словами: «я думал», «я предполагал» и т.д.

Если, к примеру, в лицензионном договоре будет предусмотрено, что «секрет производства представляет собой сведения о способах осуществления профессиональной предпринимательской деятельности, связанной с созданием и функционированием компании по консультированию, организации и проведению образовательных курсов с физическими лицами», это не будет предполагать, что эти курсы будет проводить лицензиар; что они обязательно принесут лицензиату такой же доход и успех; что для их проведения нет необходимости получения лицензии и т.д.

Риск несоответствия ожиданий от предпринимательской деятельности реальному использованию переданного секрета производства (ноу-хау) не является заблуждением по смыслу закона и не делает договор недействительным.

Все больше споров по договорам о «ноу-хау» можно встретить в судах, при этом практика различна: суды признают договоры недействительными из-за отсутствия описания «секрета» в предмете договора, что свидетельствует о несогласованности основных его условий и, отказывают в исках на основании недоказанности истцом факта заблуждения или его обмана.

Если у Вас есть «секрет производства» (ноу-хау), который Вы хотели бы выгодно монетизировать, или хотели бы приобрести и использовать такой секрет у правообладателя, или между сторонами возник спор по действительности и/или исполнению такого договора, обратитесь к специалистам. У нас есть опыт работы с «ноу-хау» и понимание такого результата интеллектуальной деятельности, которое мы сможем разъяснить Вам и донести до суда.